대전일보 로고

[특허이야기] 해외 특허출원 시 챙겨야할 팁

2018-05-21기사 편집 2018-05-21 18:00:51     

대전일보 > 오피니언 > 사외칼럼

  • 페이스북
  • 구글 플러스
  • 카카오스토리
  • 네이버블로그
  • 네이버밴드
  • 핀터레스트
  • 기사URL 복사

첨부사진1
어느덧 우리나라도 세계 5대 특허강국으로 자리 잡은지 오래 되어 해외출원이라는 말이 낯설지 않게 되었다. 웬만한 중소기업도 중요기술에 대해서는 국내출원에 머무르지 않고 해외출원을 검토하고 있으니 말이다. 2016년도 특허청 통계에 의하면 우리나라의 해외출원은 증가세를 보이고 있으며, 매년 미국으로 약 3만 8000건, 중국으로 약 1만 3000건, 유럽으로 약 6500건, 그리고 일본으로 약 5200건 정도가 출원되고 있다. 외국에서 한국으로 들어오는 출원이 연간 약 4만 5000건 정도이니 해외출원건수가 우리나라로 들어오는 건수보다 훨씬 많은 셈이다. 그만큼 우리나라의 기술적 위상이 높아진 것으로 해석되어 뿌듯한 측면도 있다.

일반적으로 해외출원은 먼저 한 한국출원을 기초로 출원일 소급효과를 보기 위하여 1년 이내에 우선권주장을 하며 한다. 그런데 우리나라에서 통상적인 절차를 따를 경우 특허출원 후 약 1년 정도 지나야 심사관의 첫 번째 심사결과(의견제출통지서)를 받아볼 수 있기 때문에 한국출원의 최종 심사결과(등록결정 또는 거절 결정)를 예측하지 못한 상태에서 해외출원을 진행하는 경우가 많다. 이 때문에 해외출원이 완료된 이후 뒤늦게 한국출원이 특허성이 없다는 이유로 거절되는 사례가 가끔 생긴다. 이 경우 해외출원 역시 향후 권리화에 지장을 받을 수 있으며 그렇다고 미리 한 해외출원의 내용을 마음대로 고칠 수도 없다. 한국출원일로부터 1년이 지났더라도 한국출원이 공개되기 전이라면 보완해 우선권주장 없이 다시 출원할 수도 있으나 시기를 놓쳐 1년 6개월이 지나 한국출원이 공개된 이후에는 다시 출원하더라도 앞선 한국출원이 선행기술이 되어 다시 한 후 출원의 발목을 잡을 수도 있게 된다. 이러한 상황들이 되면 비용도 비용이지만 중요한 기술을 해외출원하는 의미를 제대로 살릴 수 없는 난감한 상황이 발생할 수 있게 되는 것이다.

이에 필자는 최초 한국출원을 상담할 때 기술의 중요성과 해외출원 의사를 확인하고 해외출원을 염두에 두고 있을 경우에는 한국출원을 반드시 우선심사로 진행할 것을 강력히 권장하고 있다. 우선심사로 진행할 경우 통상 2-3개월 내에 심사관의 첫 번째 심사결과를 받아보고 7-8개월 이내에 최종심사결과를 확인할 수 있다. 이때 거절결정을 받더라도 우선권주장을 할 수 있는 1년 기한까지 수개월의 대응시간 여유를 벌 수 있기 때문에 매우 유용하다. 즉, 위 기간 동안 한국출원의 심사결과를 참고해 우선권주장을 하면서 보완된 내용으로 국내출원을 다시 하거나 또는 위 보완된 내용으로 해외출원을 할 수 있는 장점이 있다.

여러 복잡한 검토사항이 있지만, 간단하게 '해외출원을 하려면 한국출원은 꼭 우선심사로 진행하자'라는 팁을 염두에 두면, 애써 개발한 중요한 기술을 해외출원하면서 시기를 놓쳐 권리화로 연결되지 못하는 안타까운 사례를 어느 정도 막을 수 있을 것으로 보인다. 박창희 특허법인 플러스 대표변리사



<저작권자ⓒ대전일보사. 무단전재-재배포 금지>